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涉外OEM商标侵权的认定

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  摘要:改革开放以来我国OEM产业发展较快,尤其是在我国广东和江浙等沿海地区,有大量企业将涉外贴牌生产当作主要业务,越来越多的世界著名厂商将生产转移到中国,使得中国日益成为世界商品加工厂。然而近年来。涉外CEM商标侵权纠纷层出不穷,现行法律规定的模糊导致法院、行政执法机构对涉外OHVl商标侵权的认定结果莫衷一是。既损害了相关当事人的利益,也阻碍了我国涉外加工贸易的发展。基于各方当事人利益平衡原则。认定涉外OEM并不构成对国内权利人商标权侵权,进而为即将进行的第三次商标法修订建言献策。
  关键词:OEM;商标法;混淆
  中图分类号:D923.43 文献标识码:A 文章编号:1004-0544(2011)02-0116-03
  
  OEM(Original Equipment Manufacture),即原始设备制造商。也称定牌生产、贴牌生产等,其基本含义为商标权人委托加工方生产附有委托方所提供的商标的产品,并将该产品全部交付给委托人销售,依约向加工方支付加工费的合作方式。由于中国具有劳工成本的优势,自改革开放以来我国OEM产业发展较快。尤其是在我国广东和江浙等沿海地区,有大量企业将涉外贴牌生产当作主要业务。越来越多的世界著名厂商将生产转移到中国,使得中国日益成为世界商品加工厂。然而近年来,涉外OEM商标侵权纠纷层出不穷,困扰着我国贴牌生产厂商,也使得法律的预见性、稳定性、统一性倍受质疑。
  
  一、问题的提出――涉外OEM商标侵权纠纷及处理
  
  近十年来,我国涉外OEM商标侵权案件层出不穷,法院及行政执法机构的处理结果及理由各有不同。
  2002年NIKE案。深圳中院一审判决三被告停止侵权,西班牙公司赔偿原告20万元。浙江进出口公司、嘉兴服装厂分别赔偿4万元和6万元,西班牙公司对其他两被告的赔偿承担连带责任。
  2004年广州绿色盈康生物工程有限公司诉盈康公司、真和公司案,广州中院判令被告立即停止侵权,盈康公司赔偿原告经济损失48万元,真和公司赔偿2万元。二审广东省高院判定赔偿项目变更为原告为制止侵权而支出的合理费用15万元。被控侵权商品全部用于出口未在中国大陆地区销售,绿色盈康公司并未因盈康公司的委托加工行为遭受直接或间接损失。
  2005年义乌市人民法院判决撤销义乌市工商行政管理局对义乌市聚宝日化有限公司生产标注“De La Ritz”商标产品构成商标侵权的行政处罚决定。认定义乌受托方的行为仅限于生产领域。并未进入国内市场,不会造成相关公众的混淆和误认,生产该产品本身不构成对中国“RITZ”注册商标权人的商标侵权。
  2009年,“Jolida”商标侵权案,被告辩称原、被告都是美国朱利达公司投资设立的,原告持有“Jolida”图文组合商标系恶意在中国抢注。上海市一中院一审判定被告不构成商标侵权:在美国市场消费者能够通过商标标识区分商品的来源为美国朱利达公司。涉案产品全部出口并未在中国市场实际销售。中国消费者不存在对该商品来源发生混淆和误认的可能。同年11月,二审维持原判,补充说明理由如下:境内加工方在产品上标注商标的行为形式上虽由加工方所实施,但实质上商标真正的使用者仍为境外委托方。涉案产品所贴商标只在中国境外具有商品来源的识别意义。并不在国内市场发挥识别商品来源的功能。
  上述案件具有共性,即境外委托人在其本国或者销售地国拥有合法商标权,但中国境内相同或类似商品上对相同或类似商标享有权利的主体却另有其人。加工方受他国权利人委托在中国生产贴牌商品,并全部用于出口。然而中国法院、海关、工商管理部门对此类行为是否构成侵权存在分歧。即使在大多案件中被告被判承担侵权责任,但认定侵权的理由及赔偿数额也存在较大差异。
  
  二、我国涉外OEM商标侵权认定的分歧和依据
  
  涉及商标权保护的法规主要有《中华人民共和国商标法》(以下简称《商标法》)和《中华人民共和国商标法实施条例》(以下简称《商标法实施条例》),《中华人民共和国知识产权海关保护条例》(以下简称《知识产权海关保护条例》)以及最高院的司法解释等。对于商标侵权构成的规定过于笼统、解释余地较大,导致实践中认定结果的不统一。
  (一)“使用”的含义
  “使用”构成商标侵权,但对于贴牌加工方受托仅在中国生产不在中国销售的行为是否构成商标法意义上的“使用”存在争议。
  根据《商标法实施条例》规定。加工方将商标附置于商品及商品外包装上属于“商标的使用”,在加工过程中存在使用他人商标的行为。上文提及的案件中加工方的行为多数被认定构成商标的使用。
  实践中也有将加工方的行为认定为不构成商标法意义上的使用。“Jolida”案中二审法院将商标的使用与商标的核心作用――识别相联系,明确了委托方的使用才是商标法意义上的使用。加工方并不面向消费者,而是将产品全部交付委托方。只有产品得以进入消费市场,才能使产品上标识的商标发挥其应有的功能。按照国际惯例,定牌加工商的行为应被视同为在国外生产,是一种劳务输出。
  (二)商标侵权的认定是否以混淆为要件
  我国现行商标法律框架下,大多支持认定商标侵权不以造成混淆为要件,如《商标法》第52条第1款;最高人民法院《关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》(2009)中明确指出认定侵权不需要考虑混淆因素;《关于对外贸易中商标管理的规定》(1995)的通知中也提到侵权的认定不以混淆为要件。本着严格认定侵权的精神,只要出现商标相同或近似即构成侵权。NIKE案中三被告责任的数额及承担方式以及广州绿色盈康公司案二审判决赔偿额的大幅度降低和赔偿范围的变化应该是法官无奈认定侵权后的平衡方式。
  也有部分学者认为通过综合理解相关规定,混淆理应作为侵权要件。《商标法实施条例》以“误导公众”作为认定侵权的条件。《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》(2002)(以下简称《解释》)第九条、第十一条规定商品及商标“类似”的判定要以易使相关公众产生误认为前提。2004年北京高院在《关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》(以下简称《解答》)中规定“定牌加工的商品不在中国境内销售。不可能造成相关公众的混淆、误认,不应当认定构成侵权”。本条规定明确、可行,对涉外OEM商标侵权的认定具有指导作用,但其仅为高院的工作文件,不具有法律效力。即便如此,北京高院200{$年重新颁布的《解答》中也删除了该条的规定,仅留下了第21条规定承揽加工人的审查义务。涉外OEM商标侵权的单独规定被删除,笔者认为并非一种倒退。纵观整个《解答》,混淆的适用不断被提及。在混淆为侵权要件的前提下。本文探讨的涉外OEM理应不构成侵权,也就没有必要再单独强调。问题的关键是我国现行法律并未明确混淆原则。在此前提之下,2004年的解释更加明确、更有意义。实践 中。很少有法院及执法机构明确以混淆和误认为要件认定侵权,义乌市人民法院及“J0lida”案中一审法院的判决就显得有些与众不同。
  
  三、各方利益平衡的角度审视涉外OEM商标侵权认定
  
  利益平衡原则作为一项根本指导原则,在各国知识产权立法和司法实践中始终发挥着实质性作用。知识产权权利人、相对人和社会公众利益的动态平衡是知识产权立法、司法和执法的出发点及归宿。笔者将通过考量涉外OEM中各方利益,探讨商标侵权认定的应然。
  (一)加工方:收益主要体现为劳务报酬
  涉外定牌加工关系中,国内加工方接受委托。依照委托方指示加工产品,销往其商标注册国,由此取得国外委托方给付的报酬。这实质上是一种劳务输出。产品和中国市场“毫无关系”。与微薄的加工费相称。法律施加于加工方的义务也不宜过重。加工方的报酬主要体现为劳务费用。NIKE案中加工方每件衣服可获取26元的报酬。产品的质量、品牌、销售价格等完全由委托方决定。如果加工方既需要审查外国委托方是否为真实的商标权利人、委托方在产品最终到达地是否拥有商标权,还要查询我国的商标注册和备案情况,加工方的法律义务过重。加工方无法分享商标带来的收益,自然也不应承担商标侵权的责任。
  加工方通过事前与委托方签订合同的方式无法免除自身责任。即使双方的合同中订有权利担保条款和责任免除条款也并无对外效力,加工方仍应首先承担商标侵权责任再行追偿。而跨国追偿牵涉涉外诉讼及判决的承认与执行,难度可想而知。所以有学者提出的将此种情形认定为侵权,加工方通过自我保护的方式避免构成侵权的途径是不可行的。现实中加工方亦很难通过与中国商标权利人达成谅解的方式防止侵权。达成谅解对中国权利人毫无利益可能还会存在潜在损失的情况下。作为理性的经济人一般不会与加工方达成协议。如果法律规定本文探讨的涉外OEM的情形构成商标侵权,加工贸易将举步维艰。
  (二)委托方:本国法中的合法权利人
  定牌加工经营模式出现的原因,主要是为了增加产销量或降低生产成本。作为本国法中的商标权利人,委托方的行为不应被认定为侵犯中国权利人商标权。委托加工生产的产品全部用于出口不在中国市场销售,并不与已在中国相同或类似商品上注册相同或类似商标的权利人在中国形成竞争,不会损及境内商标权人在国际贸易中的利益。有些境外商标权利人的商标注册反而早于国内权利人,如NIKE案和“Jolida”案。国内权利人之所以仍要打击此种类型的商品生产,无非是想独占中国的廉价劳动力市场。《兰哈姆法》将商标法的目的界定为保护消费者针对防止混淆和垄断的利益。防止混淆是保护商标权人和消费者利益的最佳结合点。商标权人享有的并不是对商标本身的垄断,也不是对市场的无节制垄断,而应仅限于排斥混淆范围内的垄断性保护。
  (三)国内商标权利人:抢注并非源于OEM
  近年来,国内知名商标在国外被抢注的现象时有发生,导致其市场利益受损。然而,将此归咎于涉外OEM的观点笔者并不赞同。现今,世界各国主要实行商标注册保护。国内商标权人只有通过商标的国际注册,才能在他国享有商标利益。因此,如果他国市场被定牌加工中的委托人抢先占领,原因也只能是境内商标权人缺乏拓展商标效力领域的竞争意识,而与定牌加工无关。国内商标权人应不断增强商标权的地域性意识,通过域外注册维护自身的合法权益。
  有学者指出根据我国商标法规定,定牌加工中委托方商标若系对他人在先权利的恶意抢注,则其商标权归于无效。委托方在境外依据该地域的法律规定进行注册,中国执法或司法机构无权依据我国有关恶意抢注的规定认定委托方注册的商标无效。因此。委托方是否属于恶意抢注不应成为中国法院认定侵权考虑的因素。中国商标权利人是否涉嫌抢注反而应是侵权认定中考虑的因素。“Jolida”案中被告提出了相关问题。但法院并未在判决中予以说明。
  (四)社会公共利益:并未受到侵害
  OEM是在进口国享有知识产权的产品,不存在TRIPS协议中所指的假冒,也不存在我国知识产权法要打击的侵犯他人权利,侵害公共利益,对消费者造成消费误导,扰乱贸易秩序的情况。涉外OEM的发展不仅未对社会公共利益造成损害,还对促进中国经济发展、缓解就业压力起到了积极作用,符合中国当前经济发展方式需要。对于国内许多企业而言,接受涉外定牌加工可以充分发挥劳动力资源优势、积累资金和经验,为自主品牌的创制奠定基础。
  
  四、利益平衡基础上的我国商标法重塑
  
  1983年我国颁布实施《商标法》后历经1993年、2001年两次修订。随着经济的发展,《商标法》第三次修订迫在眉睫,可以此为契机明确商标侵权构成要件。
  (一)明确界定商标使用的含义
  关于商标使用行为。有学者建议将其限定在“应用于商品流通交换领域”,只有将商品投入有潜在消费者的市场才能称作是真正商标法意义上的使用。笔者认为,由于现实生活中商品生产与流通环节结合紧密,难以划分。在商标法实施条例进行广义界定的情况下。不适宜再作限制性解释――将使用仅限于向消费者提供产品。在定牌加工中。即使是不负责销售的单纯“贴牌”行为,亦符合商标侵权认定层面的使用。
  (二)以混淆作为认定商标侵权的要件符合商标的本质属性
  2010年修订的《知识产权海关保护条例》中仍然采用对进、出口环节同时监控的保护方式。尽管这一规定因超出TRIPS要求而备受争议。修订商标法从而避免我国商标权保护标准过高、防止权利人滥用权利、利用海关等政府机构实现垄断就成了唯一的选择。从世界上大多数国家的立法看,商标权的保护都是建立在防止混淆的基础之上。美国的立法以“导致混淆”为认定“直接侵权”的前提。欧盟立法将“可能导致公众混淆”作为认定“在相同商品上使用相同商标”之外的其他使用行为构成“直接侵权”的要件。这两种立法模式的差异在以往并不突出,由于“在相同商品上使用相同商标”一般情况下均会导致消费者的混淆。我国商标立法应仿效美国相关规定,明确“混淆”为所有类型的商标直接侵权的认定条件。它符合商标本质属性要求。可以防止权利人滥用权利,损害公众利益,也可以避免对本文中所探讨的涉外OEM商标侵权的认定过于宽泛――将相同商品上使用相同商标一律认定为侵权。
  (三)商标的地域性决定混淆相对人的范围
  地域性是知识产权的属性,商标权在其注册地的范围内受到保护。是否导致混淆也应以其识别效力涉及的地域为限进行考察。产生混淆的相对人只能是商标权产生效力区域之内的相关公众。涉外OEM中的商品全部用于出口,不在中国销售,不会使国内消费者产生混淆和误认。而国外的委托人正是商标在该国的合法权利人,因此国外的最终的消费者也不会产生混淆。
  如果将“混淆”的相对人范围从消费者扩大到了一切可能接触到商品的人――生产、运输、海关等一系列环节中都接触产品的人,显然是一种对商标权的过高保护。现阶段不应为我国所效仿。涉外OEM中负责商品贴牌、运输的人,或是负责审查的海关工作人员与商标的接触都是属于工作需要,主要目的不是为了识别商品、指导购物。即使将他们视为潜在的消费者,由于国内权利人和国外权利人的商品也不可能同时出现在同一地域范围内的市场上,因此不会导致相当数量的具有一定谨慎程度的典型消费者的混淆。
  
  责任编辑 肖利
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