您好, 访客   登录/注册

论方法表征的产品专利在侵权诉讼中的举证责任

来源:用户上传      作者:

  众所周知,按照性质划分,权利要求有两种基本类型,即物的权利要求和活动的权利要求,或者简单地称为产品权利要求和方法权利要求。通常,方法权利要求是通过方法步骤等特征进行表征,而产品权利要求是通过形状、结构、部件、部件间的位置关系及连接关系,物理参数、化学参数以及化合物的分子式、组合物的组成、含量等进行表征的。而用方法特征表征的产品权利要求是一种较为特殊的权利要求,该类权利要求的主题名称要求保护的是一种产品,但是,却通过方法特征来表征。该类权利要求具有较多的特殊性,是业界广泛研究讨论的焦点问题之一,本文拟以相关案例为背景,对该类权利要求在侵权诉讼中的举证责任问题进行探讨分析。从两例判决谈起
  1.案例一
  涉案专利授权公告的独立权利要求1如下:“1、一种用于汽、柴油机润滑油净化的全流式深度润滑油净化器滤芯,其特征在于:它是由木屑(9~36目)、植物纤维(8~12毫米)及其辅助材料制成的,其配比如下(按重量份数):木屑100;植物纤维60~70;辅助材料3,.5~6.5。”
  一审法院认为,在本案当中,原告指控三被告制造、销售的被控侵权产品构成了对本专利权的侵犯,应当就此提供相应的证据,即证明由三被告制造、销售的被控侵权产品已经落入了本专利的保护范围。
  关于被控侵权产品是否落入了本专利的保护范围的问题。判决书认为,权利要求1的技术主题为一种用于汽、柴油机润滑油净化的全流式深度润滑油净化器滤芯,其包括两项必要技术特征:A、由木屑(9~36目)、植物纤维(8~12毫米)及其辅助材料制成;B、木屑(9~36目)、植物纤维(8~12毫米)及其辅助材料的配比为(按重量份数):100:60~70:3.35~6.5。
  根据中华人民共和国科学技术部知识产权事务中心所出具的鉴定报告中的意见可知,被控侵权产品(滤神机滤丰田2Y15021―33021)的技术主题为一种用于汽汕机润滑油净化的润滑油净化器滤芯,其必要技术特征为:A1、由木屑(9~36目)、植物纤维(8~12毫米)及其辅助材料制成;B1、含有辅助材料的木屑(9~36目)和含有辅助材料的植物纤维(8~12毫米)的配比为(按重量份数):91.1:7.4。被控侵权产品(滤神机滤北京吉普2020JB T5088―1991)的技术主题为一种用于汽油机润滑油净化的润滑油净化器滤芯,其必要技术特征为:A2、由木屑(9~36目)、植物纤维(8~12毫米)及其辅助材料制成;B2、含有辅助材料的木屑(9~36目)和含有辅助材料的植物纤维(8~12毫米)的配比为(按重量份数):94.8:4.5。
  根据上述内容可以看出,首先,由于本专利的权利要求1所采用的是以方法限定产品的撰写方式,特征部分所限定的实际上是制备产品的原始材料及配比,制作产品的原始材料和配比与最终制成的产品中所含的材料和配比能否完全吻合,仅根据现有证据尚无法确定,也就是说,原告未能举证证明两被控侵权产品就是按照本专利权利要求1中所限定的原始材料和配比方式所制造的。
  其次,即使本专利权利要求1中所限定的原始材料的组成和配比与最终制成的产品中所含材料及其配比完全相同,根据鉴定报告中的内容,即使是考虑被控侵权产品之中木屑和植物纤维所可能包含的一些辅助材料,但由于辅助材料量相对较小,对检测结果的影响也较小,被控侵权产品中木屑和植物纤维的含量仍然远小于本专利中的含量范围。
  由于两被控侵权产品的其中一项必要技术特征即木屑和植物纤维的配比与本专利存在巨大差异,即两被控侵权产品的第二项技术特征与本专利权利要求1中的第二项必要技术特征不相同,亦不属于使用了基本相同的手段、实现基本相同的功能、达到基本相同的效果的技术特征。因此,两被控侵权产品未落入本专利权利要求l的保护范围之中,原告指控三被告侵犯专利权的事实并不存在,一审法院对其相应的诉讼请求予以驳回。对于原告所提在侵权判定时应当考虑生产过程中所产生的不确定因素的主张,法院认为,原告的上述主张并未记载在权利要求1所确定的保护范围之中,对其相应的主张不予支持。
  2.案例二
  涉案专利的独立权利要求如下:“用于涂覆单体聚合反应器的液态防垢剂,该防垢剂通过使萘酚与醛交联产物进行缩合反应得到,其特征在于:为得到该缩合产物,在碱性环境中进行了连二亚硫酸盐和甲醛化合物与1-萘酚结合的反应;防垢剂中含有连二亚硫酸盐和/或亚硫酸氢根基团和/或亚硫酸氢盐;防垢剂以清澈透明的液体形式存在;防垢剂在无氧气条件下贮存。”
  一审法院认为:涉案专利保护的是一种产品,能够获得专利保护的产品应当认为属于新产品。涉案专利权利要求中采用方法特征对保护范围进行限定,虽然原告未提供证据证明被告采用的生产方法,并且无法依已制成成品的化工产品反推出制造方法,但是法律规定,因新产品制造方法发明专利引起的专利侵权诉讼,由制造同样产品的单位或个人对其产品制造方法不同于专利方法承担举证责任。且从诉讼经济角度看,由佳华公司提供其产品的制造方法的证据更为方便。因此一审法院责令被告提供其制造被控侵权产品的方法。根据技术鉴定结论,被控侵权产品的成分及物理特性方面的特征和涉案专利完全相同。被告提供的生产方法和涉案专利中的方法特征在反应起始物、反应步骤方面均不同,不构成字面侵权,也不构成等同侵权。
  二审法院认为:被告提供的生产方法并非其生产涉案SPJ-121防粘釜剂所实际使用的方法。因为如果被告使用的确实是其一审提供的以二氧化硫脲作为脱色剂的生产方法,则生产出来的防粘釜剂中应当含有脲素,但江苏省理化测试中心二审出具的检测报告却显示,被告生产的SPJ-121防粘釜剂中并不含有脲素,据此应当认定被告一审提供的以二氧化硫脲作为脱色剂的生产方法并非其生产SPJ-121防粘釜剂的真实方法。一审判决以被告提供的上述生产方法作为被控侵权产品的生产方法进行专利侵权比对错误,应予纠正。至于被告还认为由于涉案防粘釜剂产品反应过程的复杂性,从二氧化硫脲中分解出来的脲索也可能完全分解掉从而导致检测不出来,但因其未能提供相应证据予以证明,故对其该主张不予支持。
  根据涉案专利独立权利要求的表述,原告涉案专利的保护范围包括成分、物理特性和生产方法三个方面,在江苏省理化测试中心一审所作的检测报告已显示SPJ-121防粘釜剂的成分及物理特性方面的特征和涉案专利技术特征完全相同的情况下,判断被控侵权产品是否落入专利保护范围,关键是看被控侵权产品的生产方法是否与涉案专利的生产方法相同。原告涉案专利作为一种产品,能够被授予发明专利,说明该产品属于新产品。被告主张涉案专利系老产品,但因其未提供相应证据,故对其主张不予支持。根据我国专利法的规定,专利侵权纠纷涉及新产品制造方法发明专利的,制造同样产品 的单位或者个人应当提供其产品制造方法不同于专利方法的证明。本案中,因原告涉案专利系新产品专利,故被告应当提供证据证明其生产被控侵权产品的生产方法不同于涉案专利方法。但由于鉴定结论已证明被告提供的生产方法并非其实际用来生产涉案被控侵权产品的方法,故其依法应当承担举证不能的法律后果。据此,应当认定被告生产被控侵权产品SPJ-121防粘釜剂使用了与涉案专利相同的方法。
  3.案例小结
  案例一中一审法院认为,本专利的权利要求1所采用的是以方法限定产品的撰写方式,原告指控三被告制造、销售的被控侵权产品构成了对本专利权的侵犯,应当就此提供相应的证据,即证明由三被告制造、销售的被控侵权产品已经落入了本专利的保护范围。也就是说,一审法院认为,对于方法表征的产品权利要求的举证责任应当由专利权人承担。
  案例二中一审法院与二审法院均认为,新产品制造方法发明专利引起的专利侵权诉讼,由制造同样产品的单位或个人对其产品制造方法不同于专利方法承担举证责任。可见,一审法院与二审法院均对方法表征的产品权利要求直接适用新产品制造方法发明专利的相关法律,采用了举证责任倒置的规则,即要求被控侵权人承担举证责任。
  上述两个案例均涉及方法表征的产品权利要求,但是,对于举证责任的分配,两个案例却采用了截然不同的处理方式,并使相关当事人承担了举证不能的法律后果。那么,对于方法表征的产品权利要求究竟是应当要求专利权人承担举证责任,还是要求被控侵权人承担举证责任呢?相关的法规并没有作出更细致的规定。而关于举证责任的分配,却是案件审判的核心,它往往对案件的判决结果起到决定性的作用。因此,对于举证责任问题的准确把握显得尤为重要。
  举证责任问题的理解
  举证责任倒置的法律依据来源于专利法第六十一条第一款,该条规定:“专利侵权纠纷涉及新产品制造方法的发明专利的,制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法不同于专利方法的证明。”那么,对于方法表征的产品专利是否可以适用举证责任倒置呢?先来看一下该法条的立法初衷。对于制造方法专利权来说,专利方法的使用总是在产品的制造过程中进行的,专利权人一般很难进^,对方的制造现场,因此要求专利权人提供证据,证明被控侵权人采用的制造方法与专利方法相同常常是一件相当困难的事情,因而才规定了举证责任倒置,并且,我国的上述规定与TRIPS第34条的规定也是一致的。应该说,上述法规的建立是考虑了待证事实的性质和当事人取证难易等因素,从实质主义角度出发,更合理地分配举证责任,从而给予方法专利权人更有力的保护。
  这样看来,似乎对于方法表征的产品专利也可以适用举证责任倒置,因为,其限定的制造方法同样存在举证困难的问题,上述案例二就是采用了这样的处理方式。但是,笔者认为,对于这个问题的分析,应当再深入地考虑举证责任问题的内涵,才能给出一个更合理的解决方案。
  在举证责任分配理论中,大陆法系的法律要件分配说和英美法系的实质证明责任标准分配标准是占主流地位的两大学说。法律要件分配说认为,凡主张权利的当事人,应就权利发生法律要件存在的事实负举证责任,否定权利存在的当事人,应就权利的妨害、消灭或制约的法律要件存在事实负举证责任。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条集中体现了这一原则。实质证明责任分配标准认为,举证责任分配不存在一般性标准,而是在综合若干要素的基础上,由法官对具体案件具体对待,举证责任分配时应当考虑的因素有:政策,公平、证据距离、方便、盖然性、经验规则、以及请求变更现状的当事人理应承担等等。由此可见,相对于法律要件分配说,实质证明责任分配标准更强调法官的自由裁量权,在法无明文规定的条件下,法官自由裁量权使用得是否恰当、准确,是能否实现公平的关键。
  回到本文先前所提出的问题,显然,对于方法表征的产品专利的举证责任问题,在法规层面尚属空白,专利法第六十一条第一款并不适用,该条款的适用是有严格的前提条件的,不仅要考虑是否为“新产品”、是否为“制造同样产品的单位或个人”、是否为“同样产品”等问题,还需要注意该条款涉及的是“制造方法的发明专利”。我国是一个成文法国家,长期重视法的统一性和稳定性,法规的适用需要严格遵循适用条件,有任何一个条件不成立,都不能适用举证责任倒置,否则会影响公众对司法的信赖f生和法规的可预测性。可见,此时应当借鉴实质证明责任分配标准,以最大程度地实现公平,体现法的价值目标――正义与秩序。
  方法特征表征的产品权利要求的保护主题仍然是产品,而专利法对产品专利提供的保护远比方法专利的保护更为有利,尽管对产品制造方法专利权的效力延伸到依照该专利方法直接获得的产品,但方法专利与产品专利所能获得的法律保护力度仍然有很大的差别。显然,对于以方法特征表征的形式撰写的产品专利,在其已经能够获得更有利的法律保护的同时,如果在侵权纠纷中仍然不要求专利权人承担举证责任,应当认为,这对社会公众是不公平的。
  从社会贡献角度来看,用方法特征来表征产品,其主要原因是无法用结构特征来清楚地表征,或者是因为其根本就不知道具体的结构,那么,由于专利权人没有能力去清楚地表征产品,而不得不采用方法特征去表征,其所可能造成的法律后果也应该由专利权人承担,因为相对于其所作出的“方法的贡献”,其所获得的“产品的权利”是过于“优惠”的。如果在侵权纠纷中再要求被控侵权人承担举证责任,显然,这种扩大的保护力度与权利人所作出的贡献是不相适应的,也会导致以方法表征产品的撰写形式急剧地增加,给权利要求保护范围的确定带来更多的不确定性和争议性,不利于专利权的稳定和专利制度的运行。
  另外,尽管从取证难易角度出发,专利权人处于不利地位,但是,这仅仅是对其中的方法特征而言,对于部分特征是方法特征,另一部分特征是结构等特征时,对于其中的结构等特征也适用举证责任倒置是不合理的。因为,对于结构等特征,专利权人不存在取证相对困难的问题。对一部分特征适用举证责任倒置,对另一部分特征不适用举证责任倒置,无疑会增加举证责任分配的复杂性,况且,把技术特征强行地割裂开来,是否会对整体技术方案产生影响也是值得考虑的。
  立法建议
  基于上述的分析,笔者认为,对于方法表征产品专利的举证责任应当由专利权人来承担。但是,相关的法规没有明确规定。有观点认为,对于举证责任问题可以给法官更大的自由裁量权,以做到具体案件具体对待,实现个案公正。笔者认为,根据我国当前的国情,对于自由裁量权的使用应当慎之又慎,应当严格遵循适用条件,否则,容易引起随案而易现象的发生,例如本文所提及的案例一和案例二就是如此。
  笔者认为,在一些专业性较强的特殊领域,例如专利侵权纠纷案件,应当尽可能地对举证责任问题进行明确规定。对于方法表征的产品专利的举证责任问题可以通过对相关法条的修改补充或增加相应的司法解释来明确。例如,可以对专利法第六十一条第一款修改如下:专利侵权纠纷涉及新产品制造方法的发明专利的,制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法不同于专利方法的证明,以方法特征表征的产品专利除外。(作者单位:国家知识产权局专利复审委员会)
  责任编辑 吕可珂
转载注明来源:https://www.xzbu.com/8/view-9086147.htm